1 - STJ. Propriedade intelectual. Registro de desenho industrial e de marca. Alegada contrafação. Propositura de ação de abstenção de uso. Nulidade do registro alegado em matéria de defesa. Reconhecimento pelo tribunal, com revogação de liminar concedida em primeiro grau. Impossibilidade. Revisão do julgamento. Nulidade de patente, marca ou desenho deve ser alegada em ação própria, para de competência da Justiça Federal. Considerações da Minª. Nancy Andrighi sobre o reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros de desenho industrial e de marca, sem ação direta, e a negativa de proteção ao direito de exclusividade. Lei 9.279/1996, arts. 57, 109, 118, 129, 173 e 209, §§ 1º e 2º. CF/88, art. 109, I.

«... III - O reconhecimento incidental da possível invalidade dos registros de desenho industrial e de marca, sem ação direta, e a negativa de proteção ao direito de exclusividade Sempre é possível ao juízo estadual negar ao titular de uma marca, de uma patente ou de um desenho industrial, o pedido de medida liminar que restrinja a comercialização de determinado produto por suposta contrafação. Para fazê-lo, contudo, normalmente é necessário que não vislumbre, ao menos... ()

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Doc. 103.1674.7405.6200

2 - STJ. Marca. Vocábulo de uso comum. Argüição de nulidade como matéria de defesa. Possibilidade de ser invocada também na ação de indenização. Precedentes do STJ. Considerações da Minª Nancy Andrighi sobre o tema. Lei 9.279/96, arts. 56, § 1º e 205. CPP, art. 3º

«... Por fim, cabe nota a observação do Min. Carlos Alberto Menezes Direito quanto à redação do (que autoriza a invocação de nulidade da patente ou do registro como matéria de defesa) que seria específica da ação penal. Segundo a melhor doutrina, já colacionada, a nulidade de patente como matéria de defesa pode ser invocada também em ação de indenização, como narra a hipótese sob exame. E, ainda que assim não fosse assentado na doutrina, o CPP, art. ... ()

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Doc. 103.1674.7441.1900

3 - STJ. Marca. Vocábulo de uso comum. Argüição de nulidade como matéria de defesa. Possibilidade. Desnecessidade de prévia ação anulatória perante a Justiça Federal com participação do INPI. Precedentes do STJ. Amplas considerações da Minª Nancy Andrighi sobre o tema. Lei 9.279/96, arts. 56, § 1º, 124, VI e 129.

«... Com todo o respeito que é devido ao douto Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, peço vênia para discordar do seu posicionamento, acompanhando o e. Relator, que propala a tese doutrinária e jurisprudencial mais moderna e que atende os ditames sociais da Lei 9.279/96. Isto porque não se confundem a ação de nulidade de marca, que é ação direta a ser proposta perante a Justiça Federal, com intervenção do INPI, e a ação de conhecimento com preceito cominatório, em geral, ajui... ()

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